---

часть из работы

ставления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные изображения". Такой подход в принципе существенно сужает круг объектов, исключенных из патентной охраны и позволяет распространить патентную охрану на изобретения, содержащие программу для ЭВМ как составную часть. Однако формула изобретения в этом случае должна содержать признаки, характеризующие патентоспособные объекты (устройство, способ). В случае изобретений, связанных с алгоритмами и программами для ЭВМ, возможны следующие варианты: устройство, содержащее программируемые элементы, способ, ряд действий которого осуществляется компьютером в соответствии с программой.

В этих случаях необходимо характеризовать объект изобретения признаками, соответствующими способу и устройству, определенными п. 3.2.4.3 (2) и (3) Правил.

Для устройства, содержащего программируемый элемент, в числе таких признаков могут быть: наличие конструктивного(ных) элемента(тов); наличие связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента(тов) и их взаимосвязь.

Для способа, содержащего действия, выполняемые компьютером, в числе таких признаков могут быть: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения таких действий во времени; условия осуществления действий; использование устройств.

Таким образом, если в формуле характеризуется устройство, содержащее элементы, например блоки, работающие по определенной программе, причем конкретная реализация такого блока не существенна (как правило в изобретениях, о которых идет речь, используются многофункциональные блоки), в качестве признаков, характеризующих такой блок, нельзя использовать программу его работы, представленную в виде последовательности команд, или выражения типа: блок, работающий в соответствии с программой..." Признаками такого блока могут служить перечисление функций, выполняемых блоком. Программа его работы, представленная в виде алгоритма, должна быть приведена в описании в качестве сведений, подтверждающих возможность реализации такого блока. Раскрытие функций, выполняемых блоком, в формуле изобретения защищает, таким образом, результаты выполнения в этом блоке программы, т.е. идею, лежащую в основе программы, но не программу как таковую. На основе данных, приведенных в формуле и описании, специалист, обладающий средними познаниями в области программирования, должен суметь написать программу (в виде последовательности команд) для функционирования многофункционального блока. Для характеристики в формуле изобретения признаков, относящихся к таким блокам, на функциональном уровне целесообразно использовать конструкцию "средство для..."

При рассмотрении заявки, относящейся к устройствам или способам вычислительной техники и т.п., содержащим программируемые элементы или работу в соответствии с программой, необходимо последовательно подходить к ее экспертизе:

1) определить, относится ли данное решение к патентоспособным объектам;2) определить, удовлетворяет ли формула заявленного изобретения требованиям, предъявляемым к единству изобретения и к формуле;3) удовлетворяет ли оно критериям патентоспособности: промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Патентное ведомство проводит по заявке на изобретение сначала формальную экспертизу. При этом согласно п. 18.2 Правил проверяется, относится ли изобретение к объектам, которым предоставляется правовая охрана, и соблюдается ли требование единства изобретения.

Список объектов, не признаваемых патентоспособными изобретениями, среди которых упоминаются программы для вычислительных машин, приводится в п. 2.2. Правил.

Далее в п. 18.7 "Решение об отказе в выдаче патента" записано: "Заявленное предложение не признается изобретением в случаях, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в формуле, подпадает под перечень предложений, приведенных в пункте 2.2 настоящих Правил".

Отсюда можно сделать вывод, что заявка на изобретение, связанное с программами для ЭВМ, может быть принята к рассмотрению, если формула изобретения раскрывает его не просто как программу для ЭВМ саму по себе, а как объект, являющийся патентоспособным согласно ст. 4 Патентного закона (устройство, способ), составной частью которого является программа для ЭВМ. Фактически это допускает более широкое по сравнению с разъяснениями 1973 г., понимание патентоспособности изобретений, связанных с программами для ЭВМ, аналогичное тому, которое применяют на практике патентные ведомства большинства развитых стран. Например, Правила рассмотрения заявок на патенты, отно

сящиеся к изобретениям, включающим в себя программу для ЭВМ, разработанные ЕПВ.

Таким образом, в настоящее время Роспатентом в соответствии с предлагаемым подходом согласно Правилам могут не приниматься к рассмотрению только те заявки на изобретения, включающие программу для ЭВМ, в которых патентные притязания относятся просто к программе для ЭВМ самой по себе, но если описывается взаимодействие программы с аппаратным обеспечением, то такая заявка должна быть принята к рассмотрению. Отсюда вытекают те практические рекомендации по составлению формулы изобретения, связанного с программами для ЭВМ, которые приводились выше и которые можно свести к двум основным положениям.

1) Совокупность существенных признаков не должна представлять собой всего лишь описание программы для ЭВМ.2) Среди существенных признаков изобретения должны присутствовать признаки, характерные для объектов, патентоспособных в соответствии со ст. 4 п. 2 Патентного закона РФ.

Принадлежность изобретения к патентоспособным объектам определяется на основе анализа всей совокупности существенных признаков, записанных в формуле.

Проверка, удовлетворяет ли предлагаемое изобретение требованию единства изобретения, проводится также согласно п. 18.5 Правил по отношению к первоначальной или к последней измененной заявителем формуле изобретения. Согласно требованию единства изобретения, сформулированному в п. 2.3 Правил, "заявка должна относится к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел". Причем, каждый независимый пункт формулы должен характеризовать одно изобретение, что означает, в частно

сти, что пункт формулы не должен включать "характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида, или совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения"(п. 3.3.2.4 Правил). Это означает, что различные группы признаков, входящие в один пункт формулы, не должны быть направлены на достижение нескольких технических результатов, каждый из которых достигается за счет одной группы признаков, независимо от других.

Что касается формулы устройства, содержащей в качестве признаков наличие аппаратных средств, которые управляются соответствующей программой, то такая формула удовлетворяет этому требованию, поскольку единый технический результат обусловлен не только программными средствами, хотя бы только они и являлись новыми, но всей совокупностью программных и аппаратных средств.

При проверке формулы изобретения экспертизой проверяется достаточность приведенной в ней совокупности признаков, а не необходимость каждого из них. Так в п. 19.4 (2) Правил говорится: "При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата". Причем, если признак включен заявителем в формулу, экспертиза признает его существенным, если экспертиза настаивает на этом. Заявитель не должен доказывать экспертизе причинно-следственную связь между наличием данного признака и техническим результатом. Отсутствие причинно-следственной связи между признаком и техническим результатом должна обоснованно доказать экспертиза. Действительно, если зая

витель включает в формулу несущественные признаки, то как правило необоснованно сужает границы охраны своего изобретения, то есть наказывает сам себя. Для несущественных признаков, включенных заявителем в формулу, Правила предусматривают лишь следующее (п. 19.4): "В том случае, когда устанавливается, что формула, представленная заявителем, содержит несущественные признаки... может быть запрошено мнение заявителя о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения".

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изобретение, охарактеризованное в формуле, содержащей признаки, относящиеся к аппаратной и программной частям, даже если отличительную часть составляют только признаки, характеризующие программную реализацию, удовлетворяет требованиям, предъявляемым Законом и Правилами к патентоспособным объектам, единству и формуле изобретения.

Однако патент на изобретение может быть выдан только по результатам экспертизы по существу, во время которой проверяется патентоспособность изобретения (ст. 21. п. 7). При этом (п. 19.5 Правил), в частности, устанавливается соответствие изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В первую очередь согласно Правилам проверяется промышленная применимость изобретения. Ясно, что при этом не должно возникать проблем, специфических для изобретений, связанных с программами для ЭВМ. Поэтому на проведении данного этапа экспертизы нет необходимости останавливаться подробно.

Если изобретение признано промышленно применимым, то следующим этапом проводится проверка на соответствие изобретения критерию новизны. Согласно Правилам п. 19.2 "проверка но

визны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения".

Изобретение не удовлетворяет критерию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения" (п. 19.5.2 (3)). Поиск релевантных материалов по заявке, содержащей аппаратную и программную части, не будет отличаться от обычной практики, так как по критерию "новизна" должны противопоставляться устройства или способы, и не могут быть противопоставлены чисто программные средства или алгоритмы для ЭВМ.

Таким образом, нет оснований предполагать, что на этапе проверки на новизну, изобретение может быть признано непатентоспособным только из-за того, что его новизна обусловлена исключительно программой для ЭВМ.

Далее, если заявка удовлетворяет критерию новизны, то согласно Правилам в отношении заявленного изобретения проводится проверка изобретательского уровня. При проверке изобретения на соответствие условию изобретательского уровня в отличие от проверки на новизну каждый отличительный признак рассматривается в отдельности. Согласно Правилам, п.19.5.3 (1), проверка изобретательского уровня включает:

"выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения".

Теперь допустим, что заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога только признаками, характеризующими компьютерную программу. В Правилах нет никаких указаний на то, как должен поступить эксперт в таком случае. Однако можно предположить, что заявленное изобретение не будет признано непатентоспособным со ссылкой на ст. 4 Патентного закона РФ. Так как формально, как было отмечено выше, критерий объекта не может проверяться по отдельно взятым из формулы признакам, а только по всей их совокупности. Таким образом, на этапе проверки изобретательского уровня неправомочно со стороны экспертизы ссылаться на непатентоспособность отдельных признаков, относящихся к программе для ЭВМ, тем более если такие признаки подпадают под перечень признаков для характеристики способов и устройств, приведенных в п. 3.24.3 (2) и (3) Правил.

Однако при проверке изобретательского уровня в отношении изобретений, отличительная часть которых состоит из признаков, относящихся к программе для ЭВМ, возникает две проблемы:

1) т.к. в уровень техники теоретически включаются все материалы, ставшие известными неограниченному кругу лиц, в том числе и тексты программ (в исходном или объектном коде), как практически осуществить поиск релевантных материалов, относящихся к программному обеспечению?;2) как оценить изобретательский уровень, если в качестве аналогов противопоставляются текст программы или аппаратная реализация запрограммированной функции?

Первая проблема характерна не только для российского Патентного ведомства, но и для патентных ведомств многих, в том числе и развитых стран. Она связана с тем, что, во-первых, сведения о программных продуктах, даже зарегистрированных в уста